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La competencia desleal
Jorge Otamendi *
INTRODUCCIÓN
La competencia en un mercado es la lucha por la clientela. Hay competencia cuando se puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar. Esta luchadebe realizarse dentro de ciertas pautas para ser leal. De lo contrario, serádesleal. Y cuando es desleal se convierte en un acto ilícito que a veces, según loestablezca la legislación, alcanza la categoría de delito. Su realización causaráun daño resarcible y, desde luego, la justicia ordenará su cese.
Existe una gran dificultad, sino imposibilidad, en encontrar una definición del concepto de competencia desleal. Ello, porque la variedad de actos deslealeses tal que impide abarcarlos en una definición concreta.
No es competencia desleal el captar un cliente de un competidor, ya que esa es la esencia de la competencia. La cuestión está entonces en los mediosque se utilizan para captar ese cliente. Hay medios leales, como lo es el ofrecerel producto de la mejor calidad posible al menor precio posible, sin llegar aldumping, la realización de campañas publicitarias o promocionales, ladistribución del producto en todos los lugares en que es buscado, para citar losprincipales. Como vemos, se trata de medios en los que el competidor solo seapoya en su propio esfuerzo y desde esta posición, intenta vencer a su o suscompetidores. Esta conducta es impecable y leal.
Cuando el competidor, para luchar por la clientela, comienza a “apoyarse” en su o sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y servicios,entonces entra en un terreno en el que la deslealtad y, por ende, la ilicitud,puede aparecer con toda facilidad. Utilizo la palabra “apoyo” en su acepciónmás amplia, abarcando la copia, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajenoy hasta las maniobras para dañar o destruir al competidor. También hay deslealtadcuando lo que se ofrece no es lo que se dice ofrecer. Aparece así el engaño queintenta mostrar lo que no es.
El tener una noción lo más clara posible de lo que es un acto de competencia desleal es siempre importante. La variedad casi infinita de actos desleales, y laausencia de normas específicas nos obligan, en muchos casos, a recurrir a losprincipios generales del derecho en busca de protección. Cuanto más clara dicha Abogado, Universidad Católica Argentina; Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires; Master of Comparative Law, University of Illinois, Urbana - Champaign. Profesor del Master en Derechode la Universidad de Palermo y Profesor de la Universidad Austral.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo noción, más cerca estaremos de llegar a una justa solución. Al tratar de encontraruna idea lo más cercana a la imposible definición, debe tenerse cuidado de noconvertir la competencia en algo tan condicionado que termine eliminándola. Siesto ocurre, el consumidor será el gran perjudicado ya que no tendrá frente a síla mejor selección, y los precios y calidad no serán los mejores posibles.
Sirve para saber si la hay competencia desleal, el determinar si ha habido honestidad al actuar o si se han contravenido normas que defienden la moral ylas buenas costumbres. Conceptos estos también generales que deben seraplicados con cuidado. El panorama se complica, porque hay otros derechos enjuego según sea el medio competitivo utilizado, como ser el derecho deexpresarse, de trabajar y de informar libremente, el derecho de copiar lo queestá en el dominio público y el derecho a comerciar. Estos factores jugarán unpapel fundamental en la determinación de la deslealtad, es decir, de la ilicitud.
La constante evolución de las técnicas y estrategias de comercialización, es una fuente inagotable de nuevos actos que se realizan en el marco, tambiéncambiante, de lo que es considerado permitido, posible, moral o ético. La legislaciónnunca se modifica con la misma velocidad con que lo hace la realidad, por loque los tribunales son los que, aplicando los principios tradicionales, resuelvensobre nuevos actos en un contorno social cambiante. Tarea difícil. Hay actoscuya deslealtad ayer no se discutía y que hoy no parecen serlo. La ausencia denormas específicas, como dije, acentúa el problema, pero no lo hace desaparecer.
En esta materia siempre habrá nuevos actos que se apartarán del tipo legisladoy que requerirán una interpretación de la ley y de los principios generales.
Como bien dice Nims: “No existe un índice de actos que constituyan competencia desleal. Ningún profeta ha intentado predecir qué actos seránconsiderados de competencia desleal en el futuro. Los tribunales reconocen elgenio del infractor y declinan definir el fraude, reservándose el derecho de tratarcon él, en cualquier forma en que pueda presentarse. El ingenio del competidordesleal es ilimitado por definición. Su campo es amplio y cambiante por siempre.
Elude clasificación o definición”.1 El causar un daño es un dato importante, pero no esencial. Los actos de competencia desleal no siempre causan un daño a una misma persona. Si biensiempre dañarán al competidor, no siempre dañarán al consumidor. Cuando seroba un secreto de fábrica, se perjudica al competidor, pero esto no daña alconsumidor. Cuando se realiza una publicidad engañosa se perjudica no sólo alcompetidor sino también al consumidor. Sin embargo, en la medida en que elacto esté calificado como de competencia desleal, quizás el consumidor no puedainvocar esa norma para obtener una reparación. Esto nos muestra que si bienpuede haber actos de competencia desleal, su regulación puede estar en leyesque no se denominen de competencia desleal. Es el caso, por ejemplo, de lasleyes de lealtad comercial, de marcas y designaciones, de modelos y diseñosindustriales, y hasta de la propiedad intelectual. Su violación, en la gran mayoríade los casos constituye un acto de competencia desleal, pero los actos violatoriosno serán perseguidos como tales, sino en virtud de lo que esas leyes específicas 1. Nims, Harry D., The Law of Unfair Competition and Trademarks, New York, 1947, Volumen I, determinen. La competencia desleal es así un paraguas enunciativo y abarcativode cantidad de conductas. Conductas que estarán regidas por normasespecíficamente designadas como de competencia desleal por la legislacióndictada a tal efecto, o por otras leyes que sin considerarlas como de competenciadesleal las castigan, o por los principios generales del derecho, que los tribunalesdeberán aplicar ante la ausencia de normas específicas.
Normas aplicables
Como dije antes, no hay en Argentina un cuerpo legal orgánico que se refiera a los actos de competencia desleal. Hay normas directamente aplicablesy específicamente referidas a la competencia desleal, algunas provienen delderecho interno, otras del derecho internacional, adoptadas como legislación denuestro país. Entre las primeras están los artículos 159 y 289 inciso 1º delCódigo Penal, las normas de la Ley No. 22.802 de Lealtad Comercial, las normasde la Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones, y las normas de la Ley 24.766de Confidencialidad.
Las que provienen del derecho internacional son las contenidas en el artículo 10 y 10 bis del Convenio de París, Ley 17.011 y las contenidas en el artículo 39de las normas sobre propiedad intelectual dictadas en el marco del GATT,conocidas internacionalmente como TRIPS, aprobadas por la Ley 22.425.2Obviamente, hay normas en el Convenio de París y del TRIPS que, al defendera las marcas y otros derechos de la propiedad industrial e intelectual, tambiénse refieren a actos de competencia desleal.
La competencia está también regida por la Ley 22.262 de “Defensa de la Competencia”. Esta ley castiga lo que genéricamente se denominan actosrestrictivos de la competencia. Si bien se trata de una cuestión diferente a lacompetencia desleal, es difícil a veces establecer una línea clara de separación.
El acto de competencia desleal es el que implica competir, aunque de maneraindebida. Los actos restrictivos tienen por finalidad el no competir, o competirmenos, anulando el accionar del competidor. La ley de defensa de la competenciaprotege, como su nombre lo indica, a la competencia, es decir, al libre juego de laoferta y la demanda. El régimen de la competencia desleal protege al competidor.
En lo mediato ambos regímenes protegen tanto a la competencia, como alcompetidor y, por último, al consumidor. No debe olvidarse que cuanto másperfecta y leal sea la competencia, mayor será el beneficio del público consumidor.
La inexistencia de normas legales que específicamente prohiban determinados actos no debe ser óbice para obtener el cese de las conductasindebidas. Las normas específicas tienen sustento en los principios generalesdel derecho. Ellas refuerzan y aclaran esos derechos, castigan con penas enalgunos casos, pero su ausencia no hace legales a los actos indebidos.
2. Cabe aclarar que mientras la Ley 17.011 aprobó el texto del artículo 10 bis en la versión aprobada en Lisboa, el TRIPS incluyó como propia la versión del Convenio de París adoptada en Estocolmo. Eltexto del artículo 10 bis fue el mismo aprobado en Lisboa aunque en otros artículos hay algunasmodificaciones que no vienen al caso explicar aquí. Para mayor información, Argentina ya había aprobadoparcialmente el texto aprobado en Estocolmo por Ley 22.195. Parcialmente porque esta ley aprobó delartículo 12 al 30. Con la aprobación del TRIPS, Argentina aprobó plenamente el texto de Estocolmo.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo No hay en el Código Civil ni en el Código de Comercio una norma que expresamente se refiera a los actos de competencia desleal. Debemos recurrirentonces a las normas que se aplican a todo acto jurídico, contenidas en elCódigo Civil y aplicables, por vía supletoria, a los actos de comercio. El primerode ellos es el artículo 953 que establece que “el objeto de los actos jurídicosdeben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no sehubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no seanimposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por lasleyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o queperjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformesa esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto”.
Dado que este artículo sólo se refiere a la nulidad de tales actos, pero no a la forma de lograr su cesación, podría sostenerse que no es base suficiente paraobtener del Juez una orden de cesación o de abstención en la realización de unacto de competencia desleal.
Esta interpretación es restrictiva, excesivamente formalista y dejaría impunes una serie de actos indebidos. Nos lleva esto a preguntarnos si un actode competencia desleal es o no un acto ilícito. Sin duda sí lo es, aun cuando nohaya una prohibición expresa tal como lo exige el artículo 1066 del CódigoCivil.3 Lo es, porque ningún sistema que se base en la justicia puede admitiractos incorrectos, deshonestos, que tengan como finalidad el aprovechamientodel esfuerzo de un tercero, para luego usarlo en contra de éste; o como mediopara lograr algo, el engaño o la denigración.
También esta el artículo 1109 que establece que “todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado ala reparación del perjuicio”.
Toda vez que un acto de competencia desleal cause un daño, el perjudicado puede recurrir a este artículo y obtener la correspondiente reparación. Pero nosiempre un acto de competencia desleal causa un daño concreto, aunque puedacausarlo en el futuro, y si lo ocasiona muchas veces es muy difícil, sino imposible,probarlo. ¿Significa ello que tal acto queda sin sanción, que no puede ser detenidopor la justicia? Desde luego que no. Causado el daño nacerá el derecho a lareparación. Pero la ausencia del mismo no puede ser un obstáculo a que seordene el cese de la conducta indebida.
Es también aplicable el artículo 1071 del Código Civil, que considera un ejercicio abusivo del derecho el “que exceda los límites impuestos por la buenafe, la moral y las buenas costumbres”.
Que principio más justo y más relacionado con estas normas que aquél que obliga a dar a cada uno lo suyo. La competencia desleal es una francacontradicción al mismo.
Roberto Goldschmidt, que ha tratado el tema con profundidad afirma que “la moral jurídica exige, especialmente, que dentro del ordenamientojurídico, social y económico existente, rijan sanas condiciones sociales yeconómicas y que, por consiguiente, los negocios y los actos inconciliables con 3. ART. 1066: «Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito si no fuere expresamente prohibido por las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicarpena o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto».
ellas no encuentren ningún reconocimiento jurídico o que responsabilicenpor el daño causado”.4 Agrega este autor que de la “ilicitud objetiva nace siempre un derecho al restablecimiento de la situación conforme a derecho, sin que haya necesidad derecurrir a una acción de reparación”.5 Se refiere a la acción de supresión, quetiende a “impedir la realización de un acto objetivamente antijurídico”.6 Veremos luego cómo nuestros Tribunales han recurrido a estas normas para sancionar los actos de competencia desleal.
Las actividades comprendidas
El régimen en análisis cubre toda actividad que se realice sea esta comercial o no. Las entidades sin fines de lucro pueden ser víctimas de actos de competenciadesleal. También pueden serlo las personas que desarrollen una actividadprofesional. De hecho, muchos profesionales actúan regidos por códigos deética, que en definitiva no son más que pautas para competir sana y lealmenteentre sí.
Por lo tanto, no hay actividad excluida. Todos los que realicen cualquier actividad por la cual ofrezcan algo a alguien deben actuar lealmente.
El competidor. La competencia parasitaria
Competencia implica necesariamente que haya más de uno que puje por lo mismo. En el caso, luchan por la clientela. Para que exista un acto de competenciadesleal tiene que haber otro a quien se quiere perjudicar, otro de quien se quiereaprovechar su esfuerzo, otro a quien se le quiere quitar la clientela. En definitiva,habrá un competidor perjudicado, o a quién se intenta perjudicar. Con lo cual,pareciera ser que un acto realizado en perjuicio de quien no es un competidor,no es un acto de competencia desleal. Podría ser ilícito, pero no de competenciadesleal. Como veremos luego, el artículo 159 del Código Penal castiga a quienrealice determinados actos para captar clientela ajena. Este concepto de clientelaajena requiere que haya al menos un competidor. Por tanto, para que se dé eltipo penal, debe existir tal competidor.
¿Es lo correcto mantener este concepto en la esfera civil? Pienso que no. El concepto de competencia desleal, como vimos, es un nombre que se le da a unconjunto de actos diversos. Muchos de ellos son castigados aun cuando no existaun competidor. Por ejemplo, quien realiza publicidad engañosa es castigadoaun cuando sea el único oferente en el mercado en que actúa. El acto es castigadoporque es malo en sí mismo, y, desde luego, porque causa un daño al público.
Hay otros actos que pueden ser realizados en perjuicio de quienes no soncompetidores. Por ejemplo, el que copia un estilo comercial o una marca de 4. Goldschmidt, Roberto, Hacienda Comercial y Competencia Desleal, Imprenta de la Universidad de Córdoba, Argentina, 1950, página 53.
5. Goldschmidt, op. cit., página 82.
6. Goldschmidt, op. cit., página 89, quien explica luego (página 92) que la acción de supresión no requiere la culpabilidad, y que deriva del derecho de la persona protegida a la cesación de la turbación dela obligación legal de no realizar actos prohibidos. También existe, dice el autor, la acción de abstención«propuesta por lo general después de un acto objetivamente ilícito, cuya repetición amenaza».
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo alguien que actúa en otro mercado, dentro o fuera del país. O quien robainformación que otro guarda confidencialmente.
¿No deberían estos actos ser prohibidos? La solución está en castigar el acto porque es malo en sí mismo y no por ser hecho en perjuicio de un competidor.
Ni siquiera es necesario para ello el ampliar el significado de competidor, paraque comprenda también al eventual o potencial.
Ives Saint Gal se ha referido hace muchos años a esta cuestión. El denomina a las conductas realizadas fuera del marco de la competencia con el nombre deaccionar parasitario. Define esta conducta como “el acto de un comerciante oun industrial que, mismo sin la intención de dañar, obtiene o trata de obtenerprovecho del prestigio adquirido legítimamente por un tercero, y sin que hayanormalmente riesgo de confusión entre los productos y los establecimientos”.7La represión de estos actos, para este autor, puede fundarse, criterio quecomparto, en los principios generales del derecho relativos a la buena fe y quesancionan los actos realizados con malicia y mala fe.8 Un caso de esta naturaleza se da cuando alguien utiliza una marca notoria de un tercero, obviamente sin su autorización, para distinguir productos paralos cuales aquélla no esta registrada. No se da el acto de competencia peroexiste un aprovechamiento del prestigio ajeno. Lo mismo puede suceder cuandose copia una publicidad o un estilo publicitario, utilizados con intensidad paraotros productos.
El conocido autor norteamericano Rudolf Callman explica que “es el propósito de la ley de competencia desleal el proteger la posición competitivade la empresa”.9 Agrega luego que para que tal protección sea efectiva, estambién necesario proteger sus derechos y valores particulares contra los actosdañinos de no competidores”. Aunque aclara que “en tales casos, el dañoconstituye una violación legal, independientemente de la ley de competenciadesleal, y está sujeta a las reglas de la ley general de daños”.10 En esta idea, todo aquello que cause un daño a los bienes que se utilizan para competir debería ser prohibido. El uso de la marca de un no competidorpuede afectar su poder distintivo y el uso de su publicidad puede disminuir suimpacto ante el publico. Quien actúe en el mercado debe entonces, no solocompetir lealmente, sino valerse de su propio esfuerzo. En otras palabras, deberásiempre correr con sus propios colores.
Krasser explica que “el hecho que dos empresas pertenezcan a escalones diferentes del circuito económico no excluye una competencia desleal de unocontra el otro”.11 Y da como ejemplos, el caso del farmacéutico que fue condenadopor denigrar a un fabricante de medicamentos, y el del vendedor minoristacondenado por comparar un producto peyorativamente con otro. En ninguno deestos casos quien actuó indebidamente competía con el damnificado.
7. Saint-Gal, Yves, Protection et defense des marques de fabrique et concurrence deloyale, 2me.
edition, J. Delmas et Cie., París, 1962, página X-A 3.
8. Saint-Gal, op. cit., página X-A 4.
9. Callman, Rudolf, The law of unfair competition and Monopolies, Callaghan & Co., Illinois, 1990, Volumen 1, Capítulo 109, página 33.
10. Callman, op. cit., volumen 1, Capítulo 109, página 33.
11. Krasser, Rudolf , La repression de la concurrence deloyale dans les Etats Membres de la Communaute Economique Europeenne, De. Dalloz, 1972, T 4, página 53.
La noción de competencia desleal, debe alcanzar para prevenir la realización de actos que, sin tener por objeto quitarle la clientela a otro, chocan con labuena fe. Si se quiere, debería cambiarse el nombre de competencia desleal,por el de competencia incorrecta. Y así reflejar acabadamente el deber ser quese desea exista cada vez que alguien actúa en un mercado. El régimen estableceríaentonces cómo debe comportarse quien actúe en un mercado, sin importar siaprovecha el esfuerzo de, o perjudica, a un competidor o a quien no lo es.
Clasificación de actos de competencia desleal
Lo dicho antes respecto de la dificultad de definir al acto de competencia desleal, es también aplicable cuando se trata de hacer una clasificación. Cualquieraestará influenciada por los actos de competencia desleal reconocidos como taleshasta hoy. Una clasificación ayuda a estudiar y comprender la cuestión, pero nosiempre servirá para considerar desleales a otros actos que no caigan dentro de lamisma. A lo largo de los años, la doctrina ha elaborado distintas clasificaciones.
La que considero más completa y abarcativa es la que da Roubier.12 Este autor divide a los actos de competencia desleal en actos de confusión, actos de denigración, actos de desorganización interna de la empresa competidoray actos de desorganización general del mercado. Seguiré esta clasificación y altratar los diversos actos me referiré tanto a la legislación aplicable como a loscasos resueltos por nuestros tribunales, si los hay.
LA CONFUSIÓN
Introducción
Una de las formas clásicas y más habituales de competencia desleal es la de tratar de confundir al consumidor. El competidor desleal intenta modificar laelección del consumidor mostrándole una realidad que no es tal. La confusiónes, entonces, la consecuencia de un engaño. La confusión a la que me refieroaquí es la que se intenta provocar sobre el origen de los productos o servicios, osobre los productos o servicios mismos. Este acto de competencia desleal se dacuando se realizan actos que hacen creer al consumidor que un negocio oactividad, o que el producto o servicio que va a comprar, es el de un competidor.
Para lograr esto, el competidor puede realizar los siguientes actos:
1.Usar una marca confundible con la de un competidor.
2.Usar elementos distintivos en la realización de su actividad confundibles
con los de un competidor. Esto comprende el uso de una designación confundiblecon la de un competidor o bien utilizar elementos distintivos característicos deun competidor o confundibles con ellos, como ser, la presentación general delos productos, uniformes de empleados, decoración interior o exterior de lo-cales, la imitación de la publicidad de un competidor, la imitación o reproducciónde elementos distintivos de la actividad o negocio fuera del mismo, como ser losutilizados en camiones y otros vehículos del competidor, los utilizados en 12. Paul Roubier, Le Droit de la Propriete Industrielle, 1954, París, volumen 1, página 504.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo uniformes del personal del competidor, de sus vendedores ambulantes,repartidores y visitadores, entre otros.
3.Afirmar que el producto propio es como el de un competidor. Es el caso
en que se vende un producto afirmando que es “tipo” el de un competidor.
4.Hacer creer que el producto del competidor es de una distinta calidad,
estado o clase, o bien que no es del competidor.
5.Usar el nombre del ex-empleador o ex-socio en la propia actividad
queriendo mostrar un vínculo inexistente.
6.Imitar el producto del competidor.
En los casos de confusión, para que exista competencia desleal es necesario que el elemento distintivo usado por el competidor sea precisamente eso,distintivo. Ese elemento debe ser un elemento hábil para distinguir al competidory a sus productos o servicios de los demás. Esto significa que si dicho elementoes de uso común, entonces cualquiera puede utilizarlo. Por ejemplo, nadie podríapretender que hay un acto de competencia desleal por utilizar un uniforme de colorblanco en una farmacia, o por usar en una botella de color verde para vender vino.
Por lo tanto, cuanto más distintivos, únicos y característicos sean los elementos usados menos podrán acercarse los competidores sin correr un riesgode actuar deslealmente. Quien elige usar medios distintivos débiles o publicidadque es común a muchos, sabe que debe aceptar que otros también podrán hacerloy que él no tendrá acción para impedirlo.
Veamos los distintos supuestos en los se que recurre a la confusión para Uso de marcas confundibles
Toda vez que se utiliza una marca para distinguir un producto que es confundible con la que usa un competidor, estamos frente a un acto de competenciadesleal. Cabe aclarar que en muchos casos, seguramente casi en la totalidad deellos, se tratará del uso de una marca confundible con otra marca registrada. Eneste caso, el titular de esa marca tendrá a la mano las acciones que le da la ley22.362 de Marcas y Designaciones. Por lo cual, su acción será una acción marcariay no una acción de competencia desleal. Cabe agregar, que la ley de marcas daprotección a la marca registrada sin importar que exista o no un acto de competenciadesleal, y aún cuando en la mayoría de la veces ésta exista. La ley de marcasprotege a la marca registrada y le otorga un derecho exclusivo a su titular que selimita, en principio, a los productos o servicios para los que la marca fue registrada.
El régimen de competencia desleal castiga al acto por el acto indebido en sí.
La Ley de Marcas protege la marca registrada sin importar si el que usa una marca confundible actúa deslealmente. Es más, hay casos en los que no hayacto de competencia desleal, ni siquiera parasitaria, y hay violación del derechomarcario. Por ejemplo, cuando hay una marca registrada y desconocida, que no esusada por su titular porque es meramente defensiva de su nombre comercial, quecubre productos no afines con la actividad de su titular y es usada por un tercero.
Con esto, vemos que puede darse el caso en que el régimen de competencia desleal se separe del régimen marcario, aun cuando suceda en pocasoportunidades. El régimen de marcas tiene su origen y necesidad, después de todo, en evitar que los productos y servicios que están en el mercado seanconfundidos por el público consumidor.
El régimen de competencia desleal adquiere relevancia determinante en materia de confusión marcaria cuando el titular de la marca no puede recurrir ala ley de marcas. Y esto sucede cuando la marca en cuestión no está registradaconforme a la Ley 22.362.
El artículo 4º de dicha ley establece que la propiedad de una marca y el derecho exclusivo se adquieren con su registro. Todas las medidas y accionesque otorga esta ley lo son para la marca registrada. Hasta tanto la marca searegistrada la ley de marcas no entra en escena. Y esto vale tanto para las marcasen trámite de registro como para aquellas que ni siquiera han iniciado ese trámite.
Una marca no registrada es una marca de hecho, como se la denomina en la jerga marcaria. Otorgar la protección que reconoce la ley de marcas a unamarca de hecho es desvirtuar completamente el régimen marcario.
Es por ello que, ausente el registro, el titular de la marca debe recurrir a otras normas para obtener protección. La cuestión es importante pues tendráque probar cosas diferentes, no solamente la titularidad de la marca registraday el uso confundible como sucede cuando hay marca registrada.
Extremos a probar
En primer lugar, el accionante debe probar que es el titular de una marca de hecho que es reconocida por el público. Esto implica que ha usado una marcadurante un plazo tal que le ha permitido ganar una clientela. Es necesario probarun grado de reconocimiento y la existencia de clientela, ya que de lo contrario,el otro no habrá competido deslealmente.
La prueba del uso y la clientela darán la medida de la protección.
Supongamos que en la ciudad de Salta alguien vende empanadas con una marcaque no registró y su clientela se limita a una zona de dicha ciudad, en su mayoríahabitantes de la misma. Este empresario no tendrá acción alguna contra quienutilice la misma marca en Bahía Blanca. Aquí no hay aprovechamiento deprestigio alguno, no hay competencia, ni daño. Distinto sería el caso si alguiencomenzara a vender empanadas con la misma marca en la ciudad de Salta.
Desde luego el titular de la marca de hecho deberá demostrar que existe posibilidad de confusión. Esto se dará cuando se trate de los mismos productoso servicios o sin serlo, tengan una relación tal que hagan creer al consumidorque provienen del mismo origen.
Al igual que sucede con la marca registrada basta con que exista posibilidad de confusión, y no confusión probada. Esta confundibilidad se puede dar porlas similitudes gráficas, ideológicas o fonéticas que existan entre las marcas.
No me extenderé sobre el tema tratado con profundidad en el derecho marcario.
La protección geográfica y de producto o servicio que recibirá la marca de hecho estará dada por la extensión del uso. La marca registrada tiene protecciónnacional y lo merece para todos los productos o servicios que ampara aunqueno sea utilizada, mientras esté vigente.
En cierta forma la marca de hecho tiene una protección similar a la de la designación de actividades. Cuando más difundida sea la marca y mayor sea elámbito geográfico en el que se usa, mayor será su protección.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo Elementos distintivos de la actividad
Una actividad puede ser distinguida de otras de distintas formas. El elemento distintivo principal de una actividad comercial es el nombre comercial. Es elelemento distintivo con el que el comerciante se da a conocer frente al público.
Cuando ese elemento distintivo se coloca sobre la fachada del local, se ledenomina enseña comercial. Es habitual que ambos nombre comercial y enseñacomercial coincidan.
La ley 22.362 protege a la designación de actividades comprendiendo tanto a las actividades con fines de lucro como a las que no lo tienen. Aquellas son elnombre y enseña comercial y estas serán simplemente designaciones, siendoésta su denominación genérica.
Pero no es esta la única manera de distinguir una actividad. Hoy en día es común ver en una sola empresa una cantidad de elementos usados paradiferenciarla, para distinguirla, para identificarla. Entre ellos están entre otros,la decoración exterior e interior de los locales, los uniformes de empleados, ladecoración de los vehículos de la empresa, la presentación general de losproductos, un estilo publicitario, etc.
En lo que hace a la designación y hasta la enseña, no hay duda que están amparados por las normas de la Ley 22.362. Con lo cual, cualquier perjudicadopor un uso confundible apela a dichas normas y tendrá la protección específica.
Pero cuando otros son los elementos distintivos de la actividad podría interpretarseeventualmente que no entran dentro del concepto genérico de designación yentonces el perjudicado tendrá que recurrir a otras normas del derecho.
De todas maneras, no hay muchas diferencias en lo que debe probarse se apele o no a la Ley 22.362. En todo caso debe probarse el uso del elementodistintivo, su titularidad y la posibilidad de confusión.
a) Designación de actividades y nombre comercial
El caso típico es la utilización de una designación confundible que haga
creer al público que esa actividad o negocio es otro o relacionado con otro.
Puede haber una infracción a una designación sin que exista competencia desleal. Por ejemplo, cuando alguien no es un distribuidor o representante oficial,utiliza el nombre o marca de éste de tal manera que hace creer que si lo es. Es elcaso de vendedores de repuestos o de quienes se dedican a la reparación y usanlas designaciones o marcas de un tercero con tal preeminencia para causar eseengaño. La jurisprudencia ha considerado esta práctica como violatoria de losderechos protegidos por la ley 22.362. Pero no como un acto de competencia desleal.
b) Publicidad de ex-empleados
Algo que se da con bastante frecuencia es que empleados de una empresa
se desvinculen de ésta, se instalen por su cuenta y en su nueva actividad haganreferencia a su antiguo empleo. Este supuesto no ha sido considerado delito oilícito civil por la justicia.
Se ha dicho que “los simples avisos de propaganda relativos a la instalación de una casa de comercio constituida por los ex-empleados de Francisco JoséChauvín, no constituyen maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas oun medio de propaganda desleal para desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial”.13 Este criterio fue confirmado en sedecivil en un caso que comentaré después.14 El simple hecho, entonces, de mencionar que se trata de ex-empleados no parece ser, por sí solo, un acto de competencia desleal. Sin embargo, ese usodebe ser realizado de tal manera, a mi juicio, que no permita inferir al consumidorque existe una vinculación con el ex empleador. Si ello ocurriese estaríamosfrente a un acto de competencia desleal.
c) Decoración Exterior
Una empresa puede caracterizarse frente al público por la forma especial
que le da al edificio o edificios en los que desarrolla su actividad. Es posibleregistrar esa forma especial como marca y también es posible que tal registrono se haya solicitado. La imitación de esa forma confundirá al público y portanto constituye una forma de competencia desleal. Podría también darse elcaso que los locales se caractericen por construcciones particulares colocadasfuera del local que los identifican y distinguen. Su reproducción o copia provocaráconfusión y será un acto desleal. Lo mismo sucederá cuando se imiten los colorescon los que se distingue el local. Las estaciones de servicio son un ejemplotípico de diferenciación de los distintos competidores por medio de colores.
d) Decoración Interior
Hay quienes decoran el interior de sus locales de manera uniforme. Usan
muebles con ciertas características y los combinan de manera especial, usancolores en paredes, pisos y techos, u otros elementos, de manera tal de crearuna imagen propia. Seguramente, tomados individualmente no tendrán mucho oquizás nada de particular o distintivo. Pero combinados crean esa característicaque los distingue. Su imitación provocará confusión y constituirá un acto decompetencia desleal.
e) Uniformes
Muchas veces se usan combinaciones de colores en los uniformes que llevan
los empleados que atienden al público o que salen a la calle a realizar tareaspara su empleador. En muchos casos esos colores son los característicos de laempresa. Así vestidos, son vistos y reconocidos por el público como de unaempresa determinada. El ejemplo más clásico lo vemos en las principalesestaciones de servicio. Con solo ver el color de sus uniformes sabemos de quéempresa se trata. Su imitación provocará una inevitable confusión y, por ende,será también un acto de competencia desleal.
f) Vehículos
Hay casos en los que una empresa puede utilizar un tipo característico de
vehículos o bien vehículos con una decoración exterior característica. Estapráctica constituye una forma de publicidad ya que al verlos circular recuerda a 13. Chauvin, Leopoldina, S. de Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal, 14. Brown Boveri Sudam S.A. v Ruffa, M. y Otros. Causa 29824, Cámara Nacional Comercial, Sala B, 14-3-1980, J.A., 15-10-80, Nº 5172, página. 32.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo la empresa a la que pertenecen. Además, acrecientan el vínculo empresa-consumidor, cuando la decoración sigue los lineamientos distintivos de la empresaen otras manifestaciones. Su imitación también provocará confusión y es unacto de competencia desleal.
Imitación de la publicidad
Cuando se reproduce la publicidad que otro realiza podemos estar frente a una violación de un derecho de propiedad intelectual protegido por la ley 11.723o por las convenciones internacionales aprobadas por nuestro país. En estos casos,se trate o no de competidores, habrá una protección contra la comisión del ilícito.
Nos interesan aquí los casos en los que no hay una reproducción en dichos términos. Son los casos en los que un competidor toma una idea publicitariaque ha sido utilizada por otro competidor. Es decir, cuando imita la publicidadde un competidor. Cuando esto sucede y el público es inducido a creer que eseproducto o servicio tienen otro origen, habrá competencia desleal. Desde luegohabrá que analizar con cuidado la publicidad ya que muchas “ideas” publicitariasson conocidas y han sido utilizadas antes por distintos empresarios, aun enotros rubros. Lo mismo sucede con la publicidad que es necesaria para publicitarun producto o servicio determinado. Por ejemplo, el mostrar un producto que serompe para luego demostrar la virtud de un pegamento.
La confusión en este rubro se da cuando se utiliza no sólo una misma idea o tema, sino también, frases o palabras características, o signos de cualquiertipo que son asociados por el público con un producto o servicio determinado.
Cabe señalar que en nuestro país, la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, en su Código de Ética Profesional, considera una falta de ética el copiaruna idea publicitaria. En ese Código, las agencias establecen las pautas que han deregir su conducta y entre los compromisos que asumen está el de no “producir”, no“manejar” cualquier publicidad basada en, o que incluya, una o varias de lassiguientes características indeseables: “. Plagiar ideas, logos, lemas, textos,ilustraciones, etc., que hayan sido utilizados previamente por otro anunciante tantodentro como fuera del país”:15 Para los que hacen publicidad el imitar o copiar,ellos hablan de plagiar, resaltando el carácter de indebido, es un acto desleal.
Callman16 cita varios casos fallados en los Estados Unidos de Norte América, en los que la imitación de la publicidad daba lugar a confusión, quefueron considerados actos de competencia desleal. Cita un caso de 1981 en elque quien usó en el slogan “I give my man English leather every chance I get”(Le doy a mi hombre English Leather en cada oportunidad que tengo), obtuvouna orden de cese contra quien usó “Yardley Leather”. Give it to your mantonight” (Yardley Leather. Déselo a su hombre esta noche).
Este autor señala, sin embargo, la dificultad que existía en su país para condenar la imitación de la publicidad, debido al énfasis exagerado que los 15. Capítulo E, párrafo 6. En Brasil, la Ley 4680 sobre el Ejercicio de la Profesión de Publicitario establece una protección específica a la idea publicitaria al decir en su artículo 6º . VIII: «La idea utilizadaen publicidad es presumiblemente de la agencia, no pudiendo ser explotada por otro sin que aquella, por laexplotación, reciba la remuneración justa, salvo lo dispuesto en el artículo 454 de la consolidación de lasLeyes del Trabajo».
16. Callman, op. cit. Capítulo 15, páginas 83-85.
tribunales ponían sobre el Copyright. Así, en muchos casos, ausente aquél, elimitador quedaba impune. Callman critica esto y afirma que el uso de publicidadajena hecho por un competidor, esté o no protegido por un derecho de autor, escompetencia desleal.
Imitación del Producto
Es un principio establecido, que un producto que no esté amparado por una patente de invención o por un modelo de utilidad, y si se quiere por un modeloindustrial, está en el dominio público y puede ser fabricado por quien lo desee.
La cuestión se debatió en los Estados Unidos de Norte América en dos sonados casos, Sears17 y Compco.18 En el primer caso Sears lanzó una lámparaidéntica a la fabricada por una empresa llamada Stiffel. Esta última alegó quela copia idéntica del producto constituía un acto de competencia desleal. Stiffeltambién había alegado violación de patentes que cubrían la lámpara pero éstasfueron declaradas inválidas. El caso llegó a la Suprema Corte que revocó lasentencia del tribunal de apelaciones que había sostenido que Sears habíacometido un acto de competencia desleal. La Corte sostuvo que “un artículo nopatentado, como un artículo sobre el cual la patente ha expirado, está en eldominio público y puede ser hecho y vendido por quienquiera que elija hacerlo”.
La Corte admitió que podía haber confusión en cuanto a quien podía haberfabricado las lámparas. Pero agregó que la “mera inhabilidad del público depoder diferenciar dos artículos, no es suficiente para sostener una orden de cesecontra la copia o el otorgar una indemnización de daños por copias lo que lasleyes federales de patentes permiten copiar”.
Sin embargo, la Corte admitió que un Estado podía “en circunstancias apropiadas, requerir que los productos patentados o no patentados, seanetiquetados, o que otras medidas precauciónales se tomen, para impedir que losconsumidores sean engañados en cuanto al origen, tal como puede protegernegocios en el uso de sus marcas, etiquetas o presentación distintiva en elempaque de sus productos para impedir que otros, al imitar esas marcas, engañena los compradores en cuanto al origen de los productos”.
En el segundo caso, fallado el mismo año por la Suprema Corte, se mantuvo la misma doctrina. Compco había copiado exactamente aparatos de iluminaciónfabricados por Day-Brite. Dijo ese tribunal que lo que no está patentado, “bajolas leyes federales de patentes, está, por lo tanto, en el dominio público y puedeser copiado en cada detalle por quienquiera que lo desee”.
Este es el principio que rige también en Argentina. Sin embargo, el que pueda copiarse algo que está en el dominio público hasta en su más mínimodetalle, está limitado a los aspectos funcionales y no a los distintivos. La copiao reproducción del producto no autoriza la confusión sobre el origen, aunqueaquella pueda contribuir a ésta. Quien copia deberá cuidarse bien de dotar al 17. Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte América, 1964, 376 US 225, 84 S. Ct. 784, 11 L. Ed. 201.661, 376 US 973, 84 S. Ct. 1131, 12 L. De. 201.87, en Edmund W. Kitch & Harvey S.
Perlman, “Legal Regulation of the Competitive Process”, New York, 1979, página 39.
18. Suprema Corte de los Estados Unidos de Norte América, 1964, 376 US. 234, 84 S. Ct. 779, 11 L. De. 2d. 669, 377 US 913, 84 S. Ct. 1162, 12 L. De. 2d. 183, en Kitch & Perlman, op. cit., página 43.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo producto copiado de elementos distintivos que permitan distinguirlo del origi-nal. De lo contrario, habrá competencia desleal.
La justicia penal ha considerado en tres oportunidades que la imitación, la copia o la reproducción de un producto no constituye delito castigado enel artículo 159 del Código Penal. En el primero de ellos se reprodujo conexactitud una pared sanitaria, cuyo secreto de fabricación había sidoentregado al reproductor ante la creencia que había de formarse con él unasociedad para su explotación. No se hizo lugar a la querella porque no seprobó que el querellante tuviera clientela que pudiera ser desviada.19 Sedijo también que la cuestión podía caer en el ámbito de la ley de patentespero no en la norma del artículo 159.
En el segundo caso el querellado había reproducido unas sillas cuya licencia de fabricación le había sido dada por el diseñador “Bertoia” a un tercero. Elquerellado las vendió como “Bertoia” o “tipo Bertoia”. La querella fue rechazadapor faltar, a juicio del tribunal, el “propósito de captar maliciosamente la clientelaajena”. Agregó que la venta de una mercadería en apariencia similar a la de lalicencia, de menor o igual consistencia y de precio algo inferior, no alcanza aconstituir, de por sí sola, una maquinación fraudulenta”, si no se comprueba,además, que esa conducta estuvo informada por aquél elemento subjetivo.20 Este criterio fue confirmado en el último caso tratado por la justicia en el que el querellado “fabricó y vendió una bocina para automotores cuya formaexterna era igual o casi igual a las fabricadas por el querellante”. LaExcelentísima Cámara dijo aquí que “no cualquier estratagema es suficientepara integrar la “maquinación fraudulenta” a que se refiere el Código. Esnecesario que se trate de una maniobra de cierta magnitud; lo que no es dableadmitir es la simple imitación de la forma si además no se recurre a algún otrorecurso engañoso que haga del fraude una “maquinación”.21 Esta jurisprudencia es acertada y no podría ser diferente. La exclusividad en la fabricación de un objeto sólo la tiene el titular de una patente de invención,de un modelo de utilidad o de un modelo o diseño industrial. Aquello que noestá así protegido, puede ser fabricado por cualquiera. El artículo 159 de seraplicado en otra forma implicaría la invasión de otro ámbito ya regulado porleyes específicas.
Referencia explícita al producto del competidor
Hay quienes para vender más su producto, afirman en su publicidad que es igual o parecido a otro de un competidor. Utilizan generalmente la palabra “tipo”seguida de la marca del competidor para indicar que ambos productos son iguales.
Aunque también usan otras palabras o frases, tales como “igual a” o “si legusta xxx le gustará ooo”.
En el ámbito marcario, este accionar ha sido considerado delito. Se ha castigado a quienes usaban las expresiones “tipo Faber” y lápices “t/Faber”22 o 19. Corte, Mario, Cámara Criminal y Correccional de Capital federal, 7-5-1946, LL-43-285.
20. Cavalcanti, Anibal, Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala V, 22-3-1968, ED-25-161.
21. Gorojovsky M., Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala III, 6-8-1968, ED-25-159.
22. «Bleistiff Fabrik Johan Faber A.G. c/ Cerini, Américo y Otro» del 22-12-1977, LL-9-796.
“tipo Carlitos”23 o “como Dentol”,24 o “Fernet tipo Branca”25 o “Anís tipo 8H”.26 En estos casos había una marca registrada y se consideró que el uso en cuestión constituía una violación de la misma. ¿Debería ser la solución la mismaen ausencia del registro marcario? Entiendo que sí. Nadie tiene derecho a vendersu producto basándose en el prestigio ajeno. Y esto es lo que sucede cuando senombra la marca ajena. Además, existe la posibilidad de engaño ya quedifícilmente puede darse siempre una reproducción exacta del otro producto.
Habrá diferencias, aunque mínimas, que harán que los productos no sean losmismos. Justamente, el uso de la marca ajena se hace para eliminar las dudasque acertadamente tendrá el consumidor.
Engaño sobre el producto del consumidor
Existe a mi juicio competencia desleal toda vez que alguien intenta confundir al público respecto de las características del producto de su competidor, actuandosobre el producto del competidor. Por ejemplo, ensuciar los envases exhibidosen una góndola para darles el aspecto de viejos y en mal estado. Igual efecto seconsigue rompiendo, aunque sea parcialmente, la etiqueta o el envoltorio orayando el envase.
Otro supuesto es el de la eliminación de la marca del competidor del producto que la lleva, para que el público no pueda identificar el producto que desea.
Otra forma de confusión puede darse cuando un competidor, hace creer que el producto del competidor tiene características diferentes a las que realmente tiene.
Imaginemos que el competidor desleal organiza un test de eficiencia entre productosde 100 gramos de peso e incluye el de un competidor que pesa 120 gramos.
Normas aplicables
El artículo 159 del Código Penal considera delito el intentar captar clientela ajena mediante maquinaciones fraudulentas.
Una maquinación según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es “un proyecto o asechanza artificiosa dirigidos a un malfin”. Además, la maquinación debe ser fraudulenta, es decir, una maquinaciónbasada en el engaño. En otras palabras, engañar para confundir. Todos lossupuestos antes vistos caen en esta norma. Cabe advertir que la norma exige,según los Tribunales, que tanto el sujeto activo como el pasivo, sean comercianteso industriales27 y que además sean competidores.28 Luego tenemos el artículo 10 bis del Convenio de París que establece la obligación de prohibir “cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, 23. «Selasco, Poch y Muñiz c/ León Yernazian», Primera Instancia del 17-10-1938, en Patentes y 24. «E. Vaillant y Cia. c/ C. Bertini y H. C. Orsted», Primera Instancia del 18-5-1932, y Segunda Instancia del 19-2-1932, en Patentes y Marcas, 1932, páginas 321 y 646.
25. «Antonio Freixas y Fratelli Branca c/ Pedro Nieva Plaza», en Patentes y Marcas, 1934, páginas 26. «S.A. La Química Bayer c/ D. Lowell E. Alderman», CSJN, 6-7-1945, fallos: 202:188.
27. «Chaud, Jorge A.», Tribunal Superior de Córdoba, 13-2-1947, LL, página 427.
28. «Natin, Alberto y otro», Cámara Nacional Penal, 5-7-1957, LL- 89-183.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo por cualquier medio que sea, con el establecimiento, los productos o la actividadindustrial o comercial de un competidor” (artículo 10 bis 3 1º).
Quedan aquí comprendidos todos los actos de confusión que hemos analizado. El competidor damnificado tiene con esta norma un instrumento quele permitirá obtener el cese de la conducta ilícita.
LA DENIGRACIÓN
Introducción
Hay quienes, para vender sus productos o servicios recurren a la denigración del competidor o de sus productos o servicios. Todo aquello que contribuya adesacreditar de cualquier manera al competidor o lo que éste hace, o sus productoso servicios, constituye un acto denigratorio y por tanto, de competencia desleal.
Se trata de juicios, basados en hechos o en opiniones emitidos sobre elcompetidor, sus productos o servicios que serán interpretados por la mayoría delos consumidores como una descalificación, como una “mala nota”.
Aquí hay dos cuestiones que deben ser tenidas en cuenta. La primera es que la afirmación debe realizarse en el marco de la competencia, con el propósitode perjudicar al otro como competidor y de beneficiar la actividad comercial desu autor.29 En este sentido, no es lo mismo decir que un señor es feo y que seviste mal, o que nunca paga sus deudas. La denigración en este marco es la quetiene la posibilidad de tener un efecto en el mercado.
La denigración sobre la persona del competidor es la menos común y seguramente la de más difícil prueba. Por lo general, quien habla mal de untercero no lo ratifica por escrito. Son ejemplos de denigración, el afirmar que esun mal pagador, que nunca entrega en término, que no respeta las exclusividadesque asume, entre otras. También hay denigración cuando se revelan hechosque, sin ser relativos a su actividad comercial, pueden desacreditarlo. Decirque acaba de salir de la cárcel, o que no paga sus impuestos, en la medida queesto tenga efecto en el mercado, también es denigratorio.
Callman30 destaca que: “1) Un ataque dirigido a un competidor es presuntivamente impropio a menos que sea justificado, por ejemplo, por lanecesidad de auto-ayuda y 2) La publicación de una afirmación competitivadenigratoria está claramente dirigida a influir el juicio del consumidor en perjuiciodel rival”. Reconoce que la cuestión está en determinar en qué medida elcompetidor puede vender “no sobre los méritos de sus propios productos oservicios, sino en las alegadas deficiencias de sus competidores”.
La primera pregunta que surge ante esta cuestión es, si es desleal el afirmar algo que es cierto. Parece razonable que alguien pueda decir que el productodel competidor explota a las 10 horas de uso, si efectivamente así sucede. ¿Esdesleal que lo haga? En principio sí lo es. En lugar de realizar esa afirmaciónpuede decir que su producto no explota a las 10 horas de uso, o si fuera cierto,que es el único que no explota a las 10 horas de uso.
29. Krasser, op. cit., T. IV, página 283.
30. Callman, op. cit., 11.03., capítulo II, página 5.
No quiero confundir este acto de denigración directa, con la publicidad comparativa, calificada cuando desleal, como una denigración indirecta. Laveracidad en la publicidad comparativa es esencial para la legalidad de lapublicidad comparativa. ¿Por qué entonces la verdad no es también la diferenciaentre lo legal y lo ilegal en un acto de denigración? Puede decirse que cuandohay verdad no hay denigración, y que en todo caso es el objeto de la afirmaciónel causante de la denigración.
Sin embargo hay diferencias. Cuando se comparan características de dos productos se hacen afirmaciones de hechos que deben ser objetivos. Se muestra loque es, lo que está en competencia. Si se quiere, se ayuda a que el consumidor elija.
Cuando se denigra directamente, el objetivo no es informar, esto se puede hacer con la publicidad comparativa. El objetivo es atacar y destruir alcompetidor. No es la destrucción resultado de una sana competencia, es ladestrucción como consecuencia de las afirmaciones hechas en su contra, y node la libre elección del consumidor.
Callman31 enumera una serie de afirmaciones verdaderas que es útil recordar: a) La referencia a crímenes cometidos en el pasado por el competidor.
No hay relación alguna entre los actos pasados y la actividad presente decompetencia; b) Afirmaciones relativas a la conducta presente. Por ejemplo,que no paga impuestos. El competidor puede recurrir a las autoridades pertinentesy hacer allí la denuncia; c) Afirmaciones que pueden ser engañosas como lasrelativas al origen, religión o raza. No hay por qué apelar a esto para vender,excepción hecha en los casos en que un país adopte medidas contra otro envirtud de guerras o conflictos. En cuyo caso no se declara ilegal el proclamarque tiene determinado origen; d) Afirmaciones sobre un producto específico.
Callman afirma que “en el contexto competitivo, sin embargo, la afirmaciónfáctica verdadera es una rareza”; e) Afirmaciones sobre la no continuidad en elnegocio por el competidor. Es muy cuestionable que quien hace la afirmaciónsepa si realmente esto va a pasar.
Callman opina que en todos estos casos que enumera de afirmaciones sobre hechos verdaderos debe regir la regla de la necesidad. Opina que si no hay unanecesidad competitiva u otra razón válida para hacer la afirmación, más que eldesviar la clientela de un rival sin tener en cuenta los méritos relativos delproducto, entonces hay denigración.
Es obvio que bajo esta línea de separación no cabría prácticamente ninguna afirmación que se justifique. El consumidor no necesita que el competidordescalifique de manera alguna a nadie, para poder elegir. En pocas oportunidadesexistirá “necesidad” de denigrar, de descalificar a otro en forma directa.
Se me ocurre un caso. Supongamos que por cualquier razón existe la creencia de que un género de productos tiene un vicio que desaconseja su uso oadquisición, o de que todos los productores o empresarios en una determinadaactividad están en quiebra. En estos casos puede existir la legítima necesidadde diferenciarse, de destacar que la situación que comprende a otros no es lapropia. Pero aún en estos casos seguramente esto puede hacerse sin hacer unareferencia concreta a un competidor, o competidores, sus productos o servicios.
31. Callman, op. cit., página 7, capítulo 11.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo Otro caso de necesidad puede existir cuando se actúa en defensa propia. El competidor responde a un acto de denigración con otro de denigración igual omayor. Sin embargo, no es admisible que se responda a un acto ilegal con otroacto ilegal. El competidor perjudicado, siempre puede responder con una acciónjudicial e informar al público que ha recurrido a la justicia en defensa de sus derechos.
No parece estar en juego, en estos casos, la libertad de expresión. Si bien todos tienen derecho a expresarse libremente, existen cantidad de situaciones,que no he de enumerar aquí, en las que esa expresión está limitada o prohibida.
El secreto profesional es un ejemplo. No es tarea del competidor el informarsobre un defecto pasado o presente de su competidor, productos o servicios. Noes su tarea investigarlo para dar a conocer al público sus defectos. Esto lo haránlas autoridades, los periodistas, las asociaciones de consumidores o las entidadescientíficas. El competidor debe limitarse a vender sus productos y servicios y apublicitarlos. En esta publicidad, como veremos enseguida, puede referirse a lacompetencia, pero no puede denigrar. La denigración no puede esconderse bajoel disfraz de la libertad de expresión.
Obviamente, cuando la afirmación es falsa, el acto si cabe, es doblemente desleal. A la denigración se agrega el engaño. Si hay falsedad, esto basta paraque haya un acto desleal. No es necesario discutir la cuestión de la denigración.
Una forma de denigrar puede darse en una publicidad en la que sin hacer afirmación alguna, se ridiculiza al competidor o a sus productos o servicios. Lautilización del humor en la publicidad puede ser un recurso más en la competencialeal. Se trata, sin embargo, de un recurso que debe ser utilizado con cuidado yaque de un toque de humor a la ridiculización denigratoria hay un paso muy corto.
Normas aplicables
El artículo 159 del Código Penal considera delito el intentar desviar clientela ajena mediante la propagación de sospechas malévolas. Crear una sospechamalévola es inspirar desconfianza sobre alguien o algo. En el caso, sobre elcompetidor, su actividad, sus productos o servicios. La denigración que hemosanalizado en este capítulo encuadra perfectamente en este tipo penal. Ladenigración es el término genérico que describe el efecto que se busca mediantela propagación de sospechas malévolas.
Estrictamente el tipo penal va mas allá del acto de denigración, ya que parecería incluir la mera insinuación, no ya la referencia directa y concreta. Esta interpretaciónes la correcta ya que cualquiera sea la forma utilizada para crear esadesconfianza, una duda en el ánimo del consumidor, es un acto desleal y punible.
El artículo 10 bis 3.2. del Convenio de París, establece que constituyen actos de competencia desleal “las aseveraciones falsas, en el ejercicio delcomercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividadindustrial o comercial de un competidor”.
Esta norma no se refiere a la publicidad engañosa, ya que ésta es considerada como desleal en el párrafo 3.3. de ese mismo artículo 10 bis. Se refiere a ladenigración. Pero, sólo considera tal a la que es consecuencia de aseveracionesfalsas.
Sin embargo, esto no significa que el Convenio de París considera legal la denigración realizada mediante aseveraciones ciertas. Como explica Bodenhausen,32 que fue director del entonces BIRPI,33 hoy OMPI: “se ha dejadoa la legislación interna o a la jurisprudencia de cada país el decidir si lasaseveraciones que desacreditan pero no son estrictamente inexactas, puedenconstituir también actos de competencia desleal, y en qué circunstancias”.
Jurisprudencia
Para los tribunales argentinos la denigración es un acto de competencia desleal. Así lo han entendido al declarar que “la divulgación pública por unmedio eficaz de difusión, como son las transmisiones de radio, atribuyendocalidades nocivas a productos individualizados por su clase y enseña, yanunciando al mismo tiempo la excelencia de productos similares, con indicaciónde su marca y lugar de fabricación y expendio, constituye un acto típico decompetencia desleal”.34 En otra oportunidad, fueron condenados los dueños de una firma dedicada a la fabricación de cerraduras. Estos, en visitas a distintas personas, habían
realizado una intensa campaña de descrédito contra una firma competidora.
Denigraban las cerraduras que ésta fabricaba al decir que “no eran confiables”,
“que no iban a durar”, “que eran malas”, etc. Y también denigraban al competidor
al manifestar “que la cerradura Rench era una imitación de la que ellos proveían y
que hacían competencia desleal”. Y también “que era una aventura comprarlas,
porque eran una aventura las cerraduras como así también los que las vendían”.
Lo interesante del caso fue que se condenó a los imputados a pagar a la damnificada una indemnización en concepto de reparación del daño moralcausado, siendo ésta una persona jurídica, “toda vez que e1 hecho tuvo aptitudpara afectar el prestigio de la sociedad, y su nombre frente a terceros”.35 La justicia también aplicó el artículo 159 en un caso en el que un Sr. Castro había remitido varias cartas a los clientes del querellante diciendo que contraéste se había librado una orden judicial de embargo. Esta orden amenazabaimpedirle disponer libremente de la mercadería y por ello no existía seguridadde que pudiera venderles en el futuro. Por ello no debían comprarle al Sr. Pérez,el querellante, sino a é1.36 La publicidad comparativa
Si hay una práctica del comercio que ha despertado posiciones encontradas y ha hecho correr ríos de tinta es la publicidad comparativa. Es la publicidad enla que un competidor nombra a uno o más competidores o a sus marcas y haceuna comparación, entre la actividad, producto o servicio propio y los de su o suscompetidores.
32. George H. C. Bodenhausen, “Guia para la aplicación del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial”, BIRPI, Ginebra, 1969, página 160.
33. BIRPI, Bureaux Internatinales Reunies pour la Protection de la Propriete Industrielle.
34. «Cuenca De Pons y Otro v. Romero y Otro», Cámara Civil y Correccional de la Capital Federal, 35. «Rabinowicz, Juan y Otro», Cámara Civil y Correccional, Sala I, 2-5-1977, LL-1.978-S-590.
36. «Castro, José M.», Cámara Civil y Comercial, 19-5-1931, J.A.-35-1041.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo En un principio la publicidad comparativa consistía en comparar la marca propia con “una de las marcas líderes” o con “otra marca líder”, mostrándoseun envase con la única leyenda “XX”. Desde luego que, sin que se dijese, elpúblico en general sabía que producto se trataba. Otras veces se deformaba elproducto comparado de manera que quien veía el aviso no podía identificarlo.
En muchas oportunidades algún competidor decía ver las características de sumarca y no se equivocaba.
Cuenta Thomson que en los Estados Unidos de Norte América muchos anunciantes creían que si nombraban al competidor o a su marca, le crearíanuna imagen simpática ante el público, haciéndole publicidad gratis. Pero un díacomenzó la campaña de AVIS bajo el slogan “WE TRY HARDER” a mediadosde 1960. La campaña hablaba del competidor como el Número Uno y aunqueno se lo nombraba, la referencia a HERTZ era evidente. Esta campaña fuetremendamente exitosa. Tanto es así que luego de su primer año AVIS tuvoganancias por primera vez luego de 15 años.37 En ese país en 1971, sigue Thomson, la cadena NBC, que previamente había obtenido la autorización pertinente de la Federal Trade Comission (FTC),anunció que televisaría avisos en los que se identificaría a los competidores porel nombre. De esta manera, la FTC estimuló la publicidad comparativa. La FTCconsideró en ese entonces, que dicha publicidad invariablemente promocionabala competencia y podía llevar a bajar los precios en el mercado. Esta agenciagubernamental vio a la publicidad comparativa como un medio efectivo de presentarinformación sobre el producto al público y permitir hacer compras más racionales.38 Información y mas competencia dicen los defensores. Aprovechamiento del prestigio ajeno y confusión, contestan quienes no la aprueban.
Los cuestionamientos a la publicidad comparativa parten de varios lados.
El primero es que se usa una marca ajena sin autorización y así se aprovecha elprestigio ajeno. Además, al hacerse la comparación es obvio que la marcacomparada lleva la peor parte, con lo cual, se dice que existe denigración. Porúltimo, al no compararse todas las características esenciales de los productos,la publicidad es engañosa y confunde al consumidor. Así, Monteiro afirma que:“La comparación publicitaria entre dos marcas, en lugar de contribuir a informaral consumidor, es la más de las veces fuente de confusión entre las marcascomparadas”.39 Mathely a su vez dice que: “puede ponerse en duda que lapublicidad comparativa sea en el interés de los consumidores” ya que “lapublicidad, mismo la comparativa, es siempre parcial y no puede ser más queparcial ya que emana de quien la formula en su propio interés”.40 Todo lo dicho recién es cierto pero no parece alcanzar para decretar la ilicitud de tal práctica. En el mundo competitivo de hoy es habitual ver una intensa publicidadque muchas veces atribuye los mejores resultados, características, más altosmontos de venta, entre otros. Esta es una forma de comparar, aunque sin 37. Thomson, David I.C., «Problems of Proof in False Comparative Product Advertising: How gullible is the Consumer? Trademark Reporter», volumen 72, página 386.
38. Lee, Jerome G., «Comparative Advertising, Commercial Disparagement and False Advertis- ing», Trademark Reporter, volumen 71, página 621.
39. Monteiro, José, «Droit de Marques et Publicite Comparative», Gazette du Palais, París, 13-6- 40. Mathely, Paul, «Le Nouveau Droit Francais des Marques», página 184.
mencionar marca o nombre comercial alguno. Spolansky en un reciente trabajoexplica que con la publicidad comparativa permite que los competidores exhiban“lo que son con relación a los otros” y además “garantiza el derecho a la informaciónobjetiva al consumidor que es el destinatario final del sistema competitivo”.41 Si se quiere, la publicidad comparativa es una forma de combatir una posición de liderazgo que, de ser cierto lo que se dice en la publicidadcomparativa, demostraría que puede haber razones para que el público no sigadando por sentado que esos productos son indiscutiblemente los mejores. Es asíque la publicidad comparativa que vemos habitualmente es informativa. Portanto, quien realiza este tipo de propaganda está en cierto modo ejerciendo suderecho de libertad de expresión.
Esto me lleva a señalar que la publicidad tan discutida en el ámbito comercial, no lo es en otros ámbitos. ¿Por qué no es ilegal la comparación quehacen, hasta el hartazgo, los candidatos políticos en las contiendas electorales?Nadie cuestiona el derecho que un candidato tiene de decir cómo se diferenciade los otros candidatos. El candidato se vende a sí mismo y usa el nombre de losotros candidatos. No hay diferencia alguna de fondo entre esta promoción y lade un producto o servicio. ¿Por qué tiene el público el derecho a ser informadosobre lo que ofrecen los candidatos competidores pero no sobre las de un productoo servicio? Es conocida la estrategia de candidatos desconocidos que para hacerseconocer, atacan a los que más posibilidades tienen. Esto no ha sido consideradoilegal. ¿Por qué no sucede lo mismo con productos y servicios? El que a uncandidato político se lo vote una vez cada tanto y a un producto o servicio todoslos días, no cambia la situación.
Ahora bien, tal como un candidato no puede decir cualquier cosa de otro, lo mismo debe suceder con los productos y servicios. El problema no está ennombrar al candidato, a la marca, al competidor, al producto o servicio de otro.
El problema está en lo que se dice de ellos.
La tendencia mundial, es permitir la publicidad comparativa. En los Estados Unidos de Norte América, la publicidad comparativa es legal si efectúa unacomparación veraz, pero no lo será si confunde a los consumidores en cuanto alo que están comprando.42 Lee transcribe en su trabajo43 los requisitos exigidos por la cadena NBC para la publicidad comparativa, establecidos en 1974. Básicamente, se exigeque los competidores sean honestos y apropiadamente nombrados, que elmencionar al competidor debe ser para propósitos de comparar y no de crecerpor asociación, que no se desacredite, denigre o deslealmente se ataque a loscompetidores, sus productos u otras industrias, debe compararse lo mismo, y locomparado debe ser significativo en términos del valor o utilidad del productopara el consumidor y, por último, la diferencia debe ser medible y significativa.
Los tribunales de ese país han exigido que para que la publicidad comparativa sea legal, debe ser veraz, no ser denigratoria, ni debe causar confusión al público.
41. Spolansky, Norberto, «El Delito de competencia y el mercado competitivo», Editorial AD- HOC, Buenos Aires, 1997, página 56.
42. McCarthy, Thomas J., «Trademarks and Unfair Competition», Rochester, 1973, Volumen 2, 43. Lee, op. cit., página 638.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo La Comunidad Económica Europea ha legalizado, si cabe el término, a la publicidad comparativa. Ello surge de la Directiva 97/55 dictada el 6 de octubrede 1997 por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Se tratade un proyecto que se viene estudiando desde hace algún tiempo y finalmente,con leves modificaciones ha sido aprobado. En los considerandos se reconoceque la misma “cuando compara características pertinentes, verificables yrepresentativas cuando no sea engañosa, es un medio legítimo de informar a lascomunidades en su propio interés”.44 En su artículo 3 bis establece las siguientes condiciones para que sea lícita:a) que no sea engañosab) que compare productos o servicios que respondan a las mismas necesidades o tengan el mismo objetivo.
c) que compare objetivamente una o varias características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los productos o servicios,de las que el precio puede formar parte.
d) que no provoque confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, nombres comerciales, otros signosdistintivos, productos o servicios del anunciantes y aquellos de uncompetidor.
e) que no entrañe descrédito o denigración de marcas, nombres comerciales, de otros signos distintivos, productos, servicios o actividades de uncompetidor.
f) para productos que tengan una denominación de origen, ella se refiera en cada caso a productos que tengan la misma denominación.
g) no genere un beneficio indebido de la notoriedad de una marca, de un nombre comercial o de otros signos distintivos de un competidor o de ladenominación de origen de productos competidores.
h) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.
Puede advertirse que se trata de una enumeración completa, que no difiere mucho de lo exigido en los Estados Unidos de Norte América para que lapublicidad comparativa sea lícita. Se espera que, con mínimas modificaciones,en pocos meses se apruebe este proyecto.
Monteiro criticó el proyecto de directiva en su momento, al que calificó como reductor de los derechos de los titulares de marcas; no porque declarabala legalidad de cierta publicidad comparativa, sino porque admitía una formade uso indebida de la marca ajena. Este autor diferencia la publicidadcomparativa de productos, de la de marcas. En la primera se comparan calidadesy características de los productos y la marca juega un papel accesorio. En lasegunda, la marca rival aparece como único argumento de venta.45 El reconoceque mientras la publicidad comparativa “sea legal, exacta y que la comparaciónse refiera a la propiedades determinantes del producto, ella puede ser una fuentede progreso”.46 La otra publicidad, la que se hace entre marcas, es para él,sinónimo de parasitismo.
44. Considerando 5º.
45. Monteiro, op. cit., página 31.
46. Monteiro, op. cit., página 32.
Monteiro se refiere a la publicidad de réplicas (knock-offs). Es la publicidad que se basa en afirmaciones tales como “compre XX tipo AA”. O las queejemplifica este autor “si Ud. ama Tressor, Ud. adorará XXX” y “YYY es unamejor versión de ANAIS-ANAIS”. Ya me he referido a esta práctica comocausante de confusión y por tanto desleal.47 Critica, con razón, el proyecto dedirectiva por no ser determinante en declarar la ilegalidad de esta práctica, ypor no permitir que los países, tal como lo hace Francia, la declaren ilegal.
El inciso h) del Artículo 3 bis que no existía en el proyecto de directiva, declara la ilegalidad de este tipo de publicidad.
Clases de publicidad comparativa
Hay varias clases de publicidad comparativa. Me interesa aquí referirme a aquella en la que un competidor nombra a otro competidor por su nombre, en laque hace referencia concreta a su enseña comercial o a sus marcas, comparandouna o más características de su actividad o de sus productos o servicios con lospropios. Veamos a continuación las distintas clases que existen.
Un tipo de publicidad comparativa es la que consiste en comparar un producto con otro, en alguna de sus cualidades o características. Por ejemplo, lacantidad de combustible que consumen los automóviles, o el precio de venta, ola cantidad de consumidores que tienen. Una forma más atenuada si se quierede esta forma de publicidad comparativa, es la que designa a varios competidores,o a varias marcas. Un caso típico del primero es la que se realiza mostrando unranking de todos los que actúan en el mercado. Es el caso de las AFJP queperiódicamente muestran la cantidad de afiliados que tienen los competidores.
En el segundo caso están las comparaciones de precios de los productoscompetidores. En todos estos casos el denominador común es el describir hechoscomprobables y muchas veces comprobados.
Una variante de este tipo de publicidad comparativa es aquella que toma los resultados de un estudio realizado por una entidad independiente, distintadel anunciante, y los publicita. Es posible que esta entidad haya sido contratadapor el anunciante para realizar tal estudio. En la medida en que el estudio seaobjetivo y no hecho a medida no se incurrirá en publicidad engañosa.
Otra publicidad comparativa es la que se basa en juicios de valor, en opiniones con algún sustento en la realidad. Es el caso en que se comparanproductos diciendo que uno de ellos es más confortable, o más rico, o con mejorsabor que el otro u otros.
Están también las comparaciones que se realizan en los puntos de venta usando el producto propio y uno de la competencia. A veces se realizan pruebasde sabor, en las que el consumidor sin saber qué producto está probando eligeuno de los dos. A veces se usan productos para demostrar que uno es mejor queel otro, por ejemplo con detergentes, comprobándose que uno limpia mas que elotro. Estas pruebas son generalmente filmadas y usadas luego como publicidaddel producto que, obviamente, demostró ser mejor.
Una categoría especial de publicidad comparativa, aunque no es tal estrictamente, es la que consiste en mostrar ambas marcas o productos y servicios 47. Ver ut supra capítulo: «Referencia explícita al producto del competidor».
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo en una situación que provoca risa. Obviamente, quien realiza la publicidad esquien sale mejor parado y el competidor tiende a ser ridiculizado. Cuando estoocurre, la línea divisoria con la denigración puede pasarse. De no ser así, noserá más que una expresión de sano humor que solo provocará risas en quienesvean esa publicidad. El público no pensará que ese producto es peor porque ríeviendo la publicidad.
Uso de marca
El denominador común en toda publicidad comparativa es la mención de la marca o del nombre comercial del competidor o competidores. ¿Constituyeesto un uso indebido de marca en los términos de la Ley 22.362? Hay uso marcario toda vez que se usa la marca ajena en fórmulas tales como “tipo XX”, igual a “XX” y toda vez que se dice que una marca es como laotra. Ya hemos visto como en nuestro país, esta práctica es considerada comoviolatoria de la ley de marcas. En estos casos la marca ajena es usada paravender el producto propio.
En los demás casos, si bien hay quienes afirman que hay un uso marcario, porque se muestra la marca ajena, en mi opinión no hay tal uso. No se usa lamarca en función marcaria. No se usa la marca aplicándosela al producto propiopara hacerlo pasar por el producto de otro. No hay una venta de producto conmarca falsificada. Tampoco es éste el supuesto de uso de marca ajena sinautorización de su titular en los términos del inciso b) del artículo 31, de la leyde marcas. Este inciso se refiere al uso de marcas legítimas ajenas para venderproductos propios. Es el supuesto, por ejemplo, del delito de relleno, que consisteen llenar un envase con marca de otro, con un producto que no es el original.
Resumiendo, el uso de la marca en la publicidad comparativa no es un uso que caiga bajo las normas de la ley de marcas. La publicidad comparativa debeser analizada dentro de las pautas de la competencia desleal. Y para que no seailegal, hay límites que no deben traspasarse. La ilegalidad estará dada cuandolo que se diga sea falso o denigratorio. La publicidad comparativa tampocodebe inducir a confusión. Confusión no sólo sobre la calidad del producto sinosobre su origen. El proyecto de directiva que he analizado más arriba, y lo mismosucede en el derecho norteamericano, exigen que la comparación se haga entrecaracterísticas esenciales, pertinentes, verificables y representativas. Y que losproductos pertenezcan a una misma categoría o satisfagan una misma necesidad.
La jurisprudencia argentina
En nuestro país hay ya varios casos en los que la publicidad comparativa ha sido objeto de causas judiciales.
El primero de ellos es el conocido caso de los relojes ORIENT. La firma ORIENT S.A. realizó una publicidad en la que se presentó al reloj ORIENTcomo el reloj desconocido y se lo comparó con el reloj ROLEX. Se enumerabanuna a una las ventajas y bondades del reloj ROLEX y de inmediato se decía quetambién las tenía el reloj ORIENT. La parte final del aviso era la siguiente:“ROLEX tiene un año de garantía. Pero ORIENT tiene dos años de garantía.
Este ROLEX en particular cuesta 875 pesos nuevos. Este ORIENT en particular cuesta 325 pesos nuevos. Hacemos la comparación para mostrarle que ORIENTtambién es un reloj muy fino y que no siempre hay que pagar mucho mas,simplemente por comprar un reloj fino. Reloj ORIENT. No será desconocidopor mucho tiempo”.48 El Juez de Primera Instancia en fallo confirmado por el Tribunal de Apelación sostuvo que tal práctica constituía “una clara violación del artículo 953 delCódigo Civil por ser repugnante a la moral y las buenas costumbres -entre lascuales debe entenderse comprendido el ejercicio honesto y leal de la actividadcomercial- y tener por finalidad el perjuicio de terceros”.
La Excelentísima Cámara, al confirmar el fallo, consagró las pautas relativas a la legalidad de la publicidad comparativa cuando, citando a Zavala Rodríguez,afirmó: “La propaganda comparativa sería aceptable en principio, cuando destacalos méritos de una mercadería frente a todas las demás, pero no cuando lasindividualiza designándolas por sus marcas y características”.49 Claro que esteautor se refería a una publicidad que no es la llamada publicidad comparativa.
Un aspecto interesante de este fallo es el referido al daño. Luego de reconocer que no hay derecho a obtener reparación si no hay ofendido queprueba el daño, la sentencia afirmó que “en esta materia no se debe serexcesivamente riguroso en su apreciación por ser la desviación de clientela unelemento sutil, de muy difícil prueba”.
Y agregó, fundamentando la obligación de indemnizar que impuso, que “el sólo hecho de efectuar propaganda comparativa ilícita acarrea la presunciónde que ocasiona daño mediante captación de clientela.”.
Aunque en este fallo se citó el artículo 10 bis de la Convención de París, el fundamento de la ilicitud se encontró en el artículo 953 del Código Civil. Debodestacar que en el fallo no se fundamentó porque la práctica condenada eracontraria a los usos honestos, a la moral o a las buenas costumbres, lo quehubiera sido muy útil para el estudio de la cuestión.
En los últimos años esta posición terminante adoptada en 1971 parece estar en vías de una modificación.50 En el caso Navarro Correas, el Dr. Craviotto,en opinión no compartida por sus colegas, afirmó que la publicidad comparativano es admisible, salvo cuando se refiere a precios. La mayoría, liderada por elvoto del Dr. Pérez Delgado, rechazó la demanda por entender que no habíapublicidad comparativa por no haber mención de marca. A pesar de ello, el Dr.
Pérez Delgado manifestó que “la referencia de la marca ajena puede constituiruna actitud legítima, cuando se reconoce que es otro el titular y no se trata dedenigrarla o desacreditarla”. Y agregó que “la mera referencia o evocación deuna marca se encuentra por sí vedada en nuestro ordenamiento positivo, entanto no se lesionen legítimos derechos de su titular”.
48. «Rolex SA c/Orient SA y otro», Cámara Civil y Comercial Federal, Sala II, 30-12-1971, LL- 49. La cita de C.J. Zavala Rodríguez corresponde a «Publicidad Comercial», Editorial Depalma, 50. Me refiero a lo que denomino un cambio de tendencia en “Publicidad Comparativa: ¿un cambio de tendencia?”, publicado por La Ley: Año LVIII, No. 121, 28-6-1994. El fallo Navarro Correasfue decidido en la causa “Bodegas J. Edmundo Navarro Correas S.A. c/ Agroindustria CartelloneS.A.”. Causa 1407, Sala I del 22/3/91.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo Luego vino el caso Tango.51 Aquí el Juez preopinante es el Dr. Farrell, quien reitera su voto en el caso Navarro Correas, avanza un poco más en elcamino del Dr. Pérez Delgado en dicho caso. Reiteró que la ley marcaria noprohibe la publicidad comparativa. Agrega: “Lo que la ley prohibe es el uso deuna marca ajena como si fuera propia, prohibe -entonces- el apoderamiento deuna marca ajena. Pero no prohibe el uso de una marca ajena como ajena, paracomprobar los productos que ampara con los propios” y afirma “cuando haymala fe la publicidad comparativa no es legítima”.
El Dr. Pérez Delgado no concibe “ninguna utilización de la marca ajena, aún con el reconocimiento de que pertenece a otro, en tanto de esa manera se laintente desacreditar”. Aunque admite que se puede hacer referencia a la marcade un tercero en la publicidad, o poner de manifiesto su existencia, ello “nopuede llevar esa prerrogativa a los extremos de desacreditarla o de desmerecersus atributos”. El Dr. Craviotto reitera su postura contra toda forma de publicidadcomparativa, salvo la de precios. En el caso se falla en contra del demandadoporque la publicidad había sido engañosa.
Estos fallos contienen material suficiente para enriquecer la polémica sobre la legalidad de la publicidad comparativa.
Se puede agregar a lo dicho respecto del cambio de tendencia, dos hechos que también son significativos. El primero es la cantidad de avisos en los que sehace publicidad comparativa y que no son cuestionados por las partes interesadas.
Abundan este tipo de avisos de canales de televisión, de administradoras defondos de pensión, bancos y fábricas de autos.
El segundo es la actitud que han asumido las agencias de publicidad agrupadas en la Asociación Argentinas de Agencias de Publicidad. El párrafo7, del Capitulo D, del Código de Ética de dicha asociación, establece: “Todavez que una Agencia utilice el recurso de la denominada publicidad comparativa,deberá adecuarle a las siguientes normas: A. Que la comparación sea objetiva
B. Que las afirmaciones que se realicen puedan ser comprobadas
C. Que la comparación no induzca a error”.
Estos hechos son significativos ya que, tratándose de conductas que hacen a los usos y costumbres, es interesante como la propia comunidad, y en ciertaforma los propios interesados la tratan.
En rigor de verdad, debe reconocerse que naturalmente la mayoría está en favor de la misma. Quienes se oponen son en general los que no recurren a ella.
Estos son los líderes en cada mercado, ellos son los comparados. Los que noson líderes, son los que comparan para acortar distancias. También hay doctrinaque está en favor de la tesis de la ilegalidad. Por todo ello, el que la mayoríaesté en favor no parece ser un gran argumento, aunque sí lo son los avisos queaparecen periódicamente sin cuestionamientos.
En mi opinión, y modifico la que sostuve hace 20 años, la publicidad comparativa en tanto no denigre, sea veraz, no induzca a confusión, se refieraa características determinantes de la calidad de los productos o servicios o 51. «Axoft Argentina S.A. c/ Megasistemas S.A.», causa 6275/71, Sala I, del 30-12-93, La Ley del actividades y compare lo que es comparable, deber ser admitida. No es fácilcumplir con estos requisitos, pero ese es otro problema.
DESORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA COMPETIDORA
Violación de Secretos
Una de las formas clásicas de competir aprovechando indebidamente el esfuerzo ajeno, es utilizando información que ha sido robada a un competidor.
Quienes no están dispuestos a desarrollar esa información y no tienen losescrúpulos, se la roban a sus competidores. Recurren a lo que se conoce comoespionaje industrial. Esta información es sin duda valiosa tanto para el que laposee, como para el que se apropia de ella.
Ahora bien, no toda la información que está en manos de un competidor es considerada un secreto, en términos tales que merezca protección contra suapropiación indebida, y contra su posterior comunicación y utilización. Porello es necesario definir qué es el secreto protegible. Máxime porque lainformación o conocimientos que no están protegidos por un derecho tal comouna patente de invención, están en el dominio público.
Si bien no hay una definición exacta de lo que es secreto, la doctrina y la legislación internacionales coinciden en establecer cuales son los requisitosque debe reunir la información para merecer protección. El Diccionario de laLengua Española de la Real Academia, entre las varias acepciones que le da ala palabra, tiene dos que nos interesan “lo que cuidadosamente se tienereservado” y “conocimiento que exclusivamente alguno posee de la virtud opropiedades de una cosa o de un procedimiento útil en la medicina o en otra ciencia,arte u oficio”. Con estos conceptos nos aproximamos ya a la idea de secreto.
Un primer problema que se ha planteado con respecto al secreto es el de saber si debe exigirse una novedad absoluta o una relativa. Creo que debe bastarcon la relativa. Quien roba un conocimiento de un tercero, o quien viola unsecreto que le fue confiado no puede luego ampararse en que el mismo ya eraconocido en otro país. Esto, por supuesto, no significa admitir que es secreto loque es de conocimiento público. La doctrina predominante conviene actualmenteen que es suficiente una novedad relativa.
En otros países se ha exigido que el objeto del secreto no sea conocido y además su conservación para el propietario presente un interés económico. Estoúltimo es fácil de probar ya que nadie puede dudar que existe un interés económicoen mantener un secreto que otorga una posición de privilegio en el mercado.
Secreto debe ser considerado aquello que no es conocido y que su propietario mantiene bajo reserva, aquello que no quiere divulgar. Esta ocultación no debeser tampoco absoluta, el propietario puede haber hecho conocer al secreto a unpequeño grupo de personas a quienes además les ha manifestado el carácter detal y les ha impuesto la obligación de mantenerlo como tal.
Clases de secreto
Hay dos clases generalmente admitidas de secreto. Por un lado está el secreto industrial, que comprende invenciones patentables pero no patentadas, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo innovaciones y perfeccionamientos no patentables, métodos de fabricación,fórmulas químicas, etc.
Por otro lado, tenemos los secretos de comercio donde quedarían comprendidos, entre otros, los sistemas de ventas, listas de clientes, informacionessobre ellos y formas de organización de la empresa.
Violación de secretos. Casos:
Por sus características pueden distinguirse tres tipos o clases:1. Violación de secretos por empleados o ex-empleados;2. Por terceros;3. Por terceros que obtuvieron la información por una relación de negocios.
Por empleados
El primer caso es del empleado que, corrupto por un competidor, le revela esta información de su patrón. Este caso es típico de violación, de robo desecreto. Es indudable que la obtención del secreto es contraria a la voluntad desu titular y por tanto indebida. Existe además una violación del deber de fidelidadque existe hacia el patrón.
Ex-empleados
Es el caso de quien al finalizar su relación de trabajo utiliza la información obtenida durante su empleo en su beneficio, instalándose por su cuenta o con uncompetidor. El acto de competencia desleal se configura aunque no haya unaobligación contractual de no establecerse, y de no competir.
La diferencia entre el acto de competencia desleal y el desarrollo de una actividad lícita no es tan clara. Muchas veces no es clara la división entre losconocimientos que son propiedad del empleador de aquellos que son delempleado, la división del secreto con el desarrollo de su propia capacidad. Unejemplo puede ser el siguiente: supongamos que alguien ha trabajado duranteveinte años en una compañía francesa y se ha enterado de algunos de los secretosde la misma, como ser, la organización de ventas y también aprendió a hablarfrancés. Si bien es ilícito que divulgue ese secreto, nadie le puede prohibir quehable francés y tampoco se le puede acusar de realizar competencia deslealporque trabaje en otra empresa en esa misma área de ventas.
No interesa si el ex-empleado se apodera en forma deshonesta de dichos conocimientos porque bien los puede haber tenido por su actividad normal dentrode la empresa. El problema se reduce a determinar si la actividad que desarrollaes la explotación del secreto de un ex-jefe o el desarrollo de sus capacidadesnormales o intelectuales. Se trata de saber si se trata de valores que presentanun enriquecimiento personal por su actividad o de valores correspondientes alpatrimonio de su viejo empleador.
Un caso interesante en el que se cuestionó la conducta de un ex empleado fue decidido por la suprema corte de Pennsylvania en 1960. Un Sr. Greenbergentró a trabajar en una compañía llamada Bukingham, que se dedicaba a fabricarproductos químicos. El trabajo de este señor era analizar y duplicar productos de la competencia. Luego les introducía mejoras para que su compañía losfabricara. Años después, se fue de esta compañía y se colocó como director deBrite, empresa que era cliente de su antiguo empleador. Desde ese entonces,Brite, comenzó a fabricar productos según las fórmulas de su anterior proveedory dejó de comprarle a Bukingham.
La demanda fue rechazada porque se probó que Greenberg había sido quien había desarrollado las fórmulas, sin “ninguna apreciable asistencia víainformación o gran gasto o supervisión por Buckingham, fuera de los gastosnormales de su trabajo”. El tribunal señaló también que no se había firmadocontrato de confidencialidad con Greenberg. Con lo cual, este tenía todo elderecho de usar dichos conocimientos.
El Tribunal estableció que no era suficiente para castigarlo que este señor supiera que la competencia con productos iba a dañar a su ex-empleador. Queno se estaba divulgando un secreto del ex-empleador sino aprovechando la técnicay conocimientos del Sr. Greenberg.52 Por terceros
Es el caso del tercero que, en forma indebida, y en contra de la voluntad de su titular, obtiene la información guardada con cuidado. Es la forma clásica delespionaje industrial. Por lo general se irrumpe en el local en el que se guarda lainformación y se la extrae, de cualquier forma. Pero, hay otros medios de robarinformación, tal como veremos en el caso que fue tratado por un tribunalnorteamericano hace algunos años.
La empresa Du Pont estaba construyendo una fábrica en la que iba a producir metanol. Dado que la especial disposición de las distintas partes de lamisma podían revelar el proceso que se iba a utilizar, y que esto queríamantenerse secreto, la empresa fue vallada en todo su perímetro. Unos hermanosllamados Christopher, contratados por un tercero, fotografiaron desde el aire laplanta. Según Du Pont estas fotos permitirían a alguien técnico o avanzado enel arte deducir el procedimiento secreto para fabricar metanol.
El tribunal condenó a los hermanos a devolver las fotos y al tercero a no utilizarlas. Al hacerlo, realizó afirmaciones que tienen plena vigencia hoy porsu claridad. Dijo que “Uno puede usar el proceso secreto de un competidor si lodescubre por ingeniería reversa aplicada al producto terminado; uno puede usarel proceso de su competidor si lo descubre por su propia e independienteinvestigación; pero uno no puede evitar estas tareas quitando el proceso de sucreador sin su permiso en un momento en el que éste toma precaucionesrazonables para mantener su secreto. El tomar conocimiento de un proceso singastar el tiempo y dinero para descubrirlo independientemente es impropio amenos que su titular lo revele voluntariamente o fracasa en tomar precaucionesrazonables para asegurar el secreto”.
También es interesante leer lo que dijo el tribunal respecto de las precauciones que deben tomarse para guardar el secreto. “No deberíamos exigira una persona o a una corporación el tomar precauciones irrazonables paraimpedir a otro hacer lo que él no debería hacer. Podemos requerir precauciones 52. « Wexler c/ Greenberg», en Kitch & Perlman, op. cit., página 517.
Revista Jurídica de la Universidad de Palermo razonables contra ojos predatorios, pero una fortaleza impenetrable es unrequisito irrazonable, y no estamos dispuestos a hacer cargar a inventoresindustriales con tal tarea para proteger el fruto de sus esfuerzos”.53 A raíz de una relación de negocios
Es habitual que quienes realicen negociaciones para concluir algún negocio, entreguen a la otra parte información que permitirá un mejor conocimiento dela empresa o del negocio que se discute. Desde luego, hablamos de informaciónque es secreta y que de no ser por esas negociaciones no se daría a conocer. Enmuchos casos no se firma acuerdo de confidencialidad y de no uso. El dueño dela información, ingenuo quizá, cree en la buena fe de su contraparte y confía enque no ha de usar la información más que para el análisis del negocio. Nosiempre sucede así. Es indudable que la ausencia de contrato o compromisoescrito no justifica que alguien pueda aprovecharse de la buena fe volcada enuna negociación para obtener y usar lo que es ajeno. La información no le fueentregada para su posterior uso o divulgación. Él no pagó por la misma ni pidióautorización para disponer de ella. El hacerlo constituye una apropiaciónindebida que merece el reproche legal. Como veremos enseguida, la ley deconfidencialidad así lo dispone.
Legislación Aplicable
Hasta que Argentina aprobó el TRIPS, no había protección especifica para los llamados secretos de fábrica y comercio. La Sección 7º, artículo 39, serefiere a la “Protección de la información no divulgada”.54 En este artículo se establece, en primer término, que la información divulgada debe ser protegida en los términos del artículo 10 bis del Convenio de París.
Con lo cual considera que su divulgación y utilización no autorizadas constituye 53. «E. I. du Pont de Nemours c/ Christopher», US Court of Appeals, 5fth. Circuit, 1970, en Kitch & Perlman, op. cit., página 528.
54. Artículo 39: «1.Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la informaciónno divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o aorganismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.
2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté ilegítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin suconsentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información: a) Sea secreta en el sentido que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisa de sus componente, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos enque se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) Tenga un valor comercial por ser secreta; yc) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.
3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentaciónde datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegeránesos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra todadivulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas paragarantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”.

Source: http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n3N2-Octubre1998/032Juridica01.pdf